Google Adwords và hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu

Báo cáo từ tháng 03 năm 2019 của netmarketshare.com chỉ ra rằng Google là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất trong thời điểm hiện tại, với lượt tìm kiếm thông qua Google chiếm 92,33% thị phần đối với ứng dụng di động và 72% đối với máy tính để bàn, máy tính xách tay. Dựa vào số lượng người sử dụng ngày càng tăng lên, Google đã cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm Google Adwords, để đáp ứng nhu cầu của người dùng. 

Google Adwords là dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Google cung cấp thứ hạng tìm kiếm, vị trí hiển thị ưu tiên cho các đối tượng có nhu cầu quảng cáo sản phẩm và thương hiệu. Theo đó, người sử dụng dịch vụ quảng cáo Google Adwords (nhà quảng cáo) cần trả một số tiền nhất định để mẫu quảng cáo được đứng ở những vị trí đầu tiên hoặc hiển thị ưu tiên ở các nền tảng của Google thông qua các từ khóa liên quan đến sản phẩm. Từ những tiện ích của Google Adwords và những lợi ích mà nó mang lại, một số nhà quảng cáo đã sử dụng từ khóa liên quan đến nhãn hiệu đã được đăng ký của đối thủ cạnh tranh với mục đích tận dụng danh tiếng, thương hiệu của đối thủ để thu hút khách hàng. Điều này đã gây ra sự nhầm lẫn nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm cũng như ảnh hưởng đến thương hiệu của đối thủ cạnh tranh, dẫn đến nhiều vụ tranh chấp chống lại việc sử dụng từ khóa có liên quan đến nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh.

Tại Việt Nam, việc nhà quảng cáo sử dụng từ khóa có chứa nhãn hiệu đã đăng ký của đối thủ cạnh tranh để quảng cáo Google Adwords diễn ra khá phổ biến, tuy nhiên pháp luật chưa có quy định cụ thể nào về vấn đề này cũng như kinh nghiệm xét xử liên quan.

1. Chính sách bảo hộ nhãn hiệu trong quảng cáo Google Adwords

Năm 2019, Google đã công bố hợp nhất các quy tắc thương hiệu của họ thành một chính sách toàn cầu duy nhất. Ngoại lệ đối với các khu vực thuộc Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA).

Google không hạn chế việc nhà quảng cáo sử dụng ‘’nhãn hiệu’’ làm từ khóa và trong URL hiển thị. Tuy nhiên, đối với văn bản quảng cáo, chỉ có đại lý, trang web thông tin và nhà quảng cáo được ủy quyền được sử dụng ‘’thương hiệu’’ của bên thứ ba trong văn bản quảng cáo, cụ thể:

Đại lý, bao gồm trang đích của quảng cáo chủ yếu dành riêng cho việc bán (hoặc tạo thuận lợi rõ ràng cho việc bán) sản phẩm hoặc dịch vụ, linh kiện, bộ phận thay thế hoặc sản phẩm, dịch vụ tương ứng với nhãn hiệu. Trang đích phải cung cấp rõ ràng cách mua sản phẩm, dịch vụ hoặc hiển thị thông tin thương mại về chúng, chẳng hạn như giá cả.

Ví dụ: Zappos là kênh phân phối các sản phẩm có thương hiệu như Adidas, Google cho phép sử dụng nhãn hiệu Adidas trong bản sao quảng cáo Zappos (hình minh họa) miễn là người tìm kiếm giày Adidas rõ ràng có thể mua chúng trên Trang web Zappos thay vì mua trực tiếp qua Adidas.com.

Trang web thông tin: Mục đích chính của trang đích của quảng cáo là cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ tương ứng với nhãn hiệu.

Nhà quảng cáo có thể sử dụng nhãn hiệu trong văn bản quảng cáo nếu chủ sở hữu nhãn hiệu đã ủy quyền cho họ. Google cũng đã đưa ra ra các chỉ dẫn liên quan đến thủ tục ủy quyền cho nhà quảng cáo muốn hoặc tìm kiếm ủy quyền.

Tuy nhiên đại lý và trang web thông tin không được:

(i) Đề cập đến nhãn hiệu cho mục đích cạnh tranh:

(ii) Quảng cáo với các trang đích yêu cầu người dùng cung cấp thông tin rộng rãi trước khi hiển thị thông tin thương mại;

(iii) Quảng cáo không rõ ràng về việc nhà quảng cáo là người bán lại hay trang web thông tin.

Đặc biệt, Google cũng đưa ra những hướng dẫn cụ thể liên quan đến quá trình khiếu nại, những trợ giúp chủ sở hữu nhãn hiệu trong trường hợp phát hiện bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu của bạn trong văn bản quảng cáo. Tuy nhiên, việc không hạn chế nhà quảng cáo sử dụng ‘’nhãn hiệu’’ làm từ khóa và trong URL hiển thị đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp cạnh tranh mua từ khóa của nhau. Việc này làm tăng chi phí cho mỗi lần nhấp vào quảng cáo(CPC) mà nhà quảng cáo phải trả và có thể giảm số lần nhấp vào quảng cáo (CTR) nhận được. Và đây cũng là những mở đầu cho nhiều tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu trong quảng cáo Google Adwords diễn ra trong thời gian gần đây.

2. Hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu thông qua việc sử dụng từ khóa của bên thứ ba trong quảng cáo Google Adwords.

Việc sử dụng từ khóa có tính liên quan cao tới nhu cầu của người dùng cũng ảnh hưởng lớn đến vị trí ưu tiên mà nhà quảng cáo có được trong phiên đấu giá. Dẫn đến tình trạng các nhà quảng cáo sử dụng từ khóa có chứa nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh để thực hiện quảng cáo Google Adwords.

Cụ thể, trong một số trường hợp, sản phẩm của doanh nghiệp, cá nhân có đủ độ phủ thương hiệu, thay vì tìm kiếm các từ khóa liên quan, người dùng sẽ trực tiếp tìm kiếm tên sản phẩm đó trên thanh tìm kiếm Google. Ví dụ, thay vì tìm kiếm từ khóa chung chung có liên quan tới sản phẩm ‘’nước uống có ga’’, người dùng sẽ trực tiếp tìm kiếm tên nhãn hiệu mà họ mong muốn nhận được kết quả ‘’nước uống coca cola’’, hay ‘’coca cola’’. Trong trường hợp này, nhãn hiệu bao gồm dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái. Khi nhà quảng cáo sử dụng nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh trong các chiến dịch Quảng cáo Google Adwords, có nhiều tác động bất lợi bao gồm giảm tỷ lệ nhấp (CTR) và tăng chi phí mỗi lần nhấp (CPC) cho quảng cáo của đối phương, cũng như trải nghiệm khách hàng bị giảm sút. Ngoài ra, các từ khóa có chứa ‘’nhãn hiệu’’ thường là lưu lượng tìm kiếm có giá trị và tỷ lệ chuyển đổi cao nhất, nên dạng từ khóa tìm kiếm này là mục tiêu hấp dẫn cho các nhà quảng cáo. Ví dụ, một người dùng tìm kiếm từ khóa ‘’giày nike’’, nghĩa là họ đang quan tâm đến thương hiệu và mẫu giày cụ thể, do đó sẽ đưa ra kết luận mua hàng trong thời gian ngắn. Ngược lại, nếu từ khóa tìm kiếm chung chung ‘’giày thể thao tốt nhất’’ thì nghĩa là họ đang trong giai đoạn thu thập và tìm kiếm thông tin.

Mặc dù Google đã đưa ra các chính sách yêu cầu các nhà quảng cáo không được vi phạm nhãn hiệu của bên thứ ba. Các nhà quảng cáo chỉ có thể sử dụng nhãn hiệu của bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định như người bán lại sử dụng nhãn hiệu để mô tả sản phẩm, trang web thông tin và các nhà quảng cáo được ủy quyền, tuy nhiên vẫn chịu sự hạn chế, giám sát của Google. Trên thực tế, các doanh nghiệp vẫn xâm phạm đến nhãn hiệu của bên thứ ba thông qua các chiến dịch Quảng cáo, nhằm thu về lượng truy cập cho website của họ và/hoặc pha loãng nhãn hiệu của doanh nghiệp bên thứ ba. Đồng thời, Google cho phép các nhà quảng cáo ‘’mua’’ nhãn hiệu mà họ không phải là chủ sở hữu làm từ khóa, dẫn đến nhiều vụ kiện thương hiệu về quảng cáo từ khóa cạnh tranh diễn ra trong hàng chục năm qua.

Ví dụ: CollegeSource và AcademyOne là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp hướng nghiệp cho sinh viên tương lai. CollegeSource đăng ký sở hữu các nhãn hiệu ‘’CollegeSource’’ và ‘’career guidance foundation’’, AcademyOne đã mua các từ khóa ‘’“college,” “college source,” và ‘’career guidance foundation’’ để quảng cáo Google Adwords với tiêu đề hiển thị bao gồm các từ khóa trên, nhưng URL lại chỉ về trang web của AcademyOne nhằm tăng lưu lượng truy cập.

Một ví dụ khác, Restoration Hardware và Joss and Main là hai công ty kinh doanh lĩnh vực đồ nội thất cao cấp ở Mỹ. Joss and Main đã sử dụng quảng cáo Google Adwords để mua nhãn hiệu của Restoration Hardware làm từ khóa quảng cáo. Cụ thể, khi người dùng tìm kiếm cụm từ ‘’restoration hardware’’ hay ‘’restorationhardware’’ thì bài quảng cáo của Joss and Main sẽ hiển thị đầu tiên trong hơn 15.600.000 kết quả (hình minh họa).

Tóm lại, mặc dù Google đã có những chính sách liên quan, các nhà quảng cáo vẫn thực hiện quảng cáo từ khóa nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh trong nhiều trường hợp khác nhau. Và câu hỏi được đặt ra là, liệu nhà quảng cáo chọn từ khóa quảng cáo adwords giống hệt, hoặc giống với nhãn hiệu của bên thứ ba, thì nhà quảng cáo có vi phạm quyền bảo hộ nhãn hiệu của bên thứ ba hay không? 

3. Một số vụ kiện nhãn hiệu liên quan đến quảng cáo Google Adwords

Để trả lời cho câu hỏi ở phần trước, cùng mình điểm qua vài case nho nhỏ liên quan tại Mỹ nhé!

3.1 Tập đoàn Rescuecom kiện Google về vi phạm nhãn hiệu

Nguyên Đơn: Tập đoàn Rescuecom – Doanh nghiệp nhượng quyền dịch vụ máy tính với 67 cơ sở cung cấp dịch vụ sửa chữa, tư vấn, kết nối mạng và Internet.

Bị Đơn: Công ty công nghệ đa quốc gia Google – Vận hành công cụ tìm kiếm giúp người dùng định vị thông tin trên internet, cung cấp dịch vụ quảng cáo từ khóa Google Adwords.

Năm 1998, Nguyên Đơn đã nộp và đăng ký “Rescuecom” làm nhãn hiệu của mình với Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và trở thành nhãn hiệu nổi tiếng không lâu sau đó. Nhờ khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ với các đối thủ cạnh tranh, từ khóa ‘’Rescuecom Corporation’’ được khách hàng tìm kiếm trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, bao gồm Google, và đạt 17.000 đến 30.000 khách truy cập vào trang web mỗi tháng.

Năm 2004, Nguyên Đơn đệ đơn kiện lên Tòa án quận Nam New York cáo buộc Bị Đơn vi phạm nhãn hiệu theo đạo luật Lanham và có hành vi cạnh tranh không lành mạnh do đã đề xuất và bán từ khóa có chứa nhãn hiệu của Nguyên Đơn cho các nhà quảng cáo, bao gồm cả đối thủ cạnh tranh của Nguyên Đơn thông qua dịch vụ quảng cáo Google Adwords và những liên kết quảng cáo của họ có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Câu hỏi pháp lý đặt ra rằng, liệu Bị Đơn có đang sử dụng từ khóa tìm kiếm liên quan đến nhãn hiệu của Nguyên Đơn trong thương mại – Yếu tố bắt buộc cấu thành vi phạm nhãn hiệu theo Đạo luật Lanham?

Nguyên Đơn lập luận rằng 97% doanh thu của Bị Đơn đến từ dịch vụ quảng cáo Google Adwords, do đó, Bị Đơn hoàn toàn có cơ sở để tăng số lượng quảng cáo và liên kết hiển thị cho mỗi từ khóa tìm kiếm, thông qua việc bán từ khóa thương hiệu của Nguyên Đơn. Nguyên Đơn cáo buộc Bị Đơn đã vi phạm quyền nhãn hiệu vì: (i) Việc bán từ khoá Rescuecom cho đối thủ cạnh tranh dẫn đến sự nhầm lẫn cho khách hàng, Nguyên Đơn cho rằng Bị Đơn đang tận dụng nhãn hiệu của Nguyên Đơn bằng cách bán cho các đối thủ cạnh tranh sử dụng như một từ khóa trong quảng cáo Google Adwords, theo cách này, Bị Đơn có thể điều hướng người dùng nhấp vào quảng cáo của bên thứ ba, và khiến họ tin rằng, trang web này được phê duyệt và/ hoặc có liên kết với Nguyên Đơn; (ii) Bị Đơn đã điều hướng khách hàng và ngăn họ truy cập vào trang web của Nguyên Đơn; (iii) các hoạt động của bị cáo làm thay đổi kết quả tìm kiếm mà người dùng Internet nhận được; và (iv) Bị Cáo sử dụng từ khóa Rescuecom trong nội bộ như một từ khóa kích hoạt sự xuất hiện quảng cáo của đối thủ cạnh tranh. Khi đó, bất cứ khi nào người dùng tìm kiếm từ khóa liên quan đến nhãn hiệu của Nguyên Đơn, hoặc tìm cách kết nối với website của Nguyên Đơn, liên kết quảng cáo của đối thủ cạnh tranh sẽ xuất hiện lên màn hình kết quả tìm kiếm. Theo cách này, Bị Đơn có thể điều hướng người dùng nhấp vào quảng cáo của bên thứ ba, và khiến họ tin rằng, trang web này được phê duyệt và/ hoặc có liên kết với Nguyên Đơn.

Bị Đơn đã bác bỏ lập luận của Nguyên Đơn rằng việc sử dụng từ khóa thương hiệu của Nguyên Đơn như một từ khóa tìm kiếm không cấu thành hành vi ‘’sử dụng trong thương mại’’ theo Đạo luật Lanham Act do Bị Đơn chỉ sử dụng từ khóa liên quan đến nhãn hiệu của Nguyên Đơn trong thư mục máy tính nội bộ và đưa ra lập luận liên quan đến phán quyết của vụ kiện ‘’1-800 Contacts v. WhenU.com Inc’’. Trong vụ kiện 1-800 Contacts v. WhenU.com Inc, tòa phúc thẩm cho rằng, việc sử dụng nội bộ nhãn hiệu của công ty theo cách không truyền đạt nó tới công chúng cũng tương tự như suy nghĩ riêng tư của một cá nhân về nhãn hiệu. Do đó không vi phạm Đạo luật Lanham Act về sử dụng nhãn hiệu liên quan tới buôn bán hàng hóa, dịch vụ dẫn đến sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Trong trường hợp này, không có cáo buộc nào chỉ ra rằng Bị Đơn đã đặt nhãn hiệu Rescuecom của Nguyên Đơn lên bất kỳ hàng hóa, container hay màn hình quảng cáo nào để hiển thị trước công chúng.

Năm 2009, tòa án Quận nhấn mạnh, để cáo buộc Bị Đơn đã vi phạm nhãn hiệu theo Đạo luật Lanham, Nguyên Đơn phải chứng minh được 3 yếu tố, (i) Bị Đơn đã sử dụng nhãn hiệu, (ii) Sử dụng trong thương mại, (iii) Có khả năng gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, Nguyên Đơn đã không đưa ra được lập luận đầy đủ cho yếu tố ‘’sử dụng trong thương mại. Do đó, đã bác bỏ lập luận của Nguyên Đơn và kết luận Bị Đơn sử dụng ‘’nhãn hiệu’’ của Nguyên Đơn trong việc giới thiệu và bán nó cho các đối thủ cạnh tranh giống như phán quyết trong vụ kiện 1-800 Contacts v. WhenU.com Inc, đây chỉ là ‘’sử dụng trong nội bộ’’ và không phải ‘’sử dụng trong thương mại’’ theo quy định của Đạo luật Lanham.

Nguyên Đơn ngay sau đó đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ. Kết quả, tòa phúc thẩm đã bác bỏ quyết định của Tòa án quận Nam New York, kết luận hành vi của Bị Đơn đã cấu thành hành vi ‘’sử dụng trong thương mại’’ theo đạo luật Lanham và việc bán nhãn hiệu của Nguyên Đơn cho các đối thủ cạnh tranh để kích hoạt sự xuất hiện của các quảng cáo và liên kết của họ có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng khi người dùng triển khai tìm kiếm thương hiệu của Nguyên Đơn. Tòa án cũng bác bỏ lập luận của Bị Đơn và kết luận trường hợp này khác với vụ kiện 1-800 Contacts v. WhenU.com Inc (sau đây gọi là 1-800), việc Bị Đơn đưa nhãn hiệu vào thư mục máy tính nội bộ có thể cấu thành việc sử dụng nhãn hiệu. Bị Đơn đã sử dụng trực tiếp nhãn hiệu của Nguyên Đơn, trong khi WhenU không sử dụng trực tiếp nhãn hiệu 1-800 Contacts, thay vào đó, nó chỉ hiển thị quảng cáo được kích hoạt bởi nhãn hiệu của nguyên đơn.

Căn cứ vào Đạo luật Lanham Act, một hành động cấu thành hành vi ‘’sử dụng trong thương mại’’ nếu đáp ứng một trong các điều kiện (i) Trình bày sai về bản chất, đặc điểm, phẩm chất hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ hoặc hoạt động thương mại, (ii) Có khả năng gây nhầm lẫn, lừa dối người dùng; (iii) Được sử dụng hoặc hiển thị trong việc bán hoặc quảng cáo dịch vụ và các dịch vụ được hiển thị trong thương mại.

Trong 1-800, 1-800 Contacts cáo buộc WhenU vi phạm nhãn hiệu của 1-800 Contacts thông qua phần mềm độc quyền của mình, theo đó, khi người dùng tải xuống và cài đặt phần mềm này, chương trình sẽ cung cấp quảng cáo phù hợp với tìm kiếm của người dùng phụ thuộc vào trang web hoặc cụm từ tìm kiếm mà họ đã nhập trong máy tính. Ví dụ, khi người dùng tìm kiếm ‘’chăm sóc mắt’’, chương trình của WhenU sẽ hiển thị ngẫu nhiên quảng cáo của một công ty hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc mắt. Tương tự, nếu người dùng tìm kiếm tên một công ty cụ thể trong lĩnh vực này, chương trình sẽ hiển thị quảng cáo của những công ty trong cùng lĩnh vực. Tuy nhiên, những quảng cáo này được xuất hiện trong một cửa sổ trình duyệt web riêng biệt và thương hiệu của WhenU sẽ hiển thị trong khung cửa sổ xung quanh quảng cáo, do đó không có sự nhầm lẫn về bản chất của những cửa sổ quảng cáo được bật lên đó. Ngoài ra, trong trường hợp này các bài quảng cáo được hiển thị ngẫu nhiên và nhà quảng cáo không thể yêu cầu hoặc mua từ khóa để kích hoạt quảng cáo. Do đó cũng không cấu thành hành vi ‘’sử dụng trong thương mại’’ theo ACT 15 USC § 1127 Lanham Act. Ngược lại, trong trường hợp này, Bị Đơn Google đã bán lại từ khóa nhãn hiệu của Nguyên Đơn cho đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, Bị Đơn cũng khuyến khích việc mua nhãn hiệu của Nguyên Đơn thông qua các công cụ đề xuất từ khóa. Việc này đã cấu thành hành vi ‘’sử dụng trong thương mại’’ theo ACT 15 USC § 1127 Lanham Act.

Tháng 3 năm 2010, Nguyên Đơn đã ngừng các thủ tục tố tụng chống lại Bị Đơn, tuyên bố Bị Đơn đã thừa nhận các yêu cầu của mình và phát hành một số thông cáo báo chí tuyên bố đã thắng kiện.

Nhìn chung, phán quyết của tòa án phúc thẩm đã giúp thu hẹp và làm rõ sự khác biệt trong 1-800 – vụ kiện đầu tiên liên quan đến quảng cáo từ khóa nhãn hiệu và cũng là án lệ được nhiều tòa án sử dụng trong các vụ kiện nhãn hiệu liên quan đến quảng cáo từ khóa sau này. Do đó, sự phân biệt cụ thể về phương thức hoạt động, hiển thị của WhenU và Bị Đơn Google đã phần nào tránh được các nhầm lẫn, phán quyết nóng vội.

3.2 Vụ kiện giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Rosetta Stone và Công ty công nghệ đa quốc gia Google

Nguyên Đơn: Rosetta Stone là một tập đoàn có trụ sở tại Virginia được thành lập năm 1992 chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ học ngôn ngữ dựa trên công nghệ.

Bị Đơn: Công ty công nghệ đa quốc gia Google – Vận hành công cụ tìm kiếm giúp người dùng định vị thông tin trên internet, cung cấp dịch vụ quảng cáo từ khóa Google Adwords.

Nguyên Đơn là công ty giáo dục ngôn ngữ hàng đầu ở Hoa Kỳ. Các sản phẩm học ngôn ngữ của Rosetta Stone bao gồm hơn ba mươi ngôn ngữ khác nhau. Và đã đăng ký nhãn hiệu liên bang cho một số nhãn hiệu sau: ROSETTA STONE, ROSETTA STONE LANGUAGE LEARNING SUCCESS, ROSETTASTONE.COM, and ROSETTA WORLD (the “Rosetta Stone Marks”). Nguyên Đơn cũng thực hiện quảng cáo nhãn hiệu trên các phương tiện truyền thông khác nhau. Vào năm 2009, nhãn hiệu của Rosetta Stone đã đạt được mức độ nhận diện thương hiệu cao nhất từ ​​trước đến nay trong thị trường học ngôn ngữ trong nước và được sử dụng tại hơn 150 quốc gia.

Năm 2009, Nguyên Đơn đệ đơn kiện lên tòa án Quận Đông Virginia cáo buộc rằng Google đã vi phạm nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh và làm lu mờ nhãn hiệu thông qua chương trình quảng cáo Google Adwords. Theo đó, Bị Đơn cho phép đối thủ cạnh tranh của Nguyên Đơn sử dụng từ khóa, là nhãn hiệu đã được đăng ký của Nguyên Đơn làm từ khóa, và sử dụng chúng trong tiêu đề và văn bản bài quảng cáo.

Căn cứ vào 15 USC § 1114 (1) Lanham Act thì, một hành động được xem là hành vi xâm phạm nhãn hiệu nếu (i) Nhãn hiệu thuộc chủ sở hữu là Nguyên Đơn (ii) Bị Cáo đã sử dụng nhãn hiệu; (iii) Nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại; (iv) Bị Cáo đã sử dụng nhãn hiệu liên quan đến việc bán, chào bán, phân phối hoặc quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ; và (v) Bị Cáo đã sử dụng nhãn hiệu theo cách có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ. Do đó, để chứng minh cho cáo buộc của mình, Nguyên Đơn đã đưa ra lập luận rằng việc sử dụng từ khóa đã được đăng ký nhãn hiệu trong các liên kết quảng cáo có thể giúp Bị Đơn tăng doanh thu đáng kể và trên thực tế, nghiên cứu của Bị Đơn cũng chỉ ra 7% doanh thu đến từ các quảng cáo có chứa từ khóa nhãn hiệu. Ngoài ra, chính sách của Bị Đơn liên quan đến vấn đề này không những có khả năng gây nhầm lẫn mà còn gây nhầm lẫn nghiêm trọng trong thực tế khi đã có 190 trường hợp giả mạo nhãn hiệu Nguyên Đơn từ ngày 03 tháng 09 năm 2009 đến 01 tháng 03 năm 2010. Để bổ sung thêm, Nguyên Đơn đưa ra bản khảo sát về sự nhầm lẫn của người tiêu dùng từ Tiến sĩ Kent Van Liere cùng lời khai từ năm người dùng đã mua nhầm phần mềm giả tạo nhãn hiệu của Nguyên Đơn do những liên kết được tài trợ từ chương trình Adwords. Báo cáo khảo sát kết luận 17% người dùng có thể bị nhầm lẫn về nguồn gốc các bài quảng cáo xuất hiện trên trang tìm kiếm sau khi họ thực hiện tìm kiếm nhãn hiệu Nguyên Đơn. Ngoài ra, bộ phận chăm sóc khách hàng còn nhận được 123 khiếu nại từ những khách hàng đã mua phần mềm lậu/giả tạo và tin rằng đấy là sản phẩm chính hãng của Nguyên Đơn tính từ 01 tháng 04 đến 09 tháng 12 năm 2009 .

Tòa án Quận Đông Virginia bác bỏ mọi lập luận của Nguyên Đơn và đưa ra phán quyết có lợi cho Bị Đơn, rằng không có bằng chứng nào hợp lý để cáo buộc hoạt động bán đấu giá nhãn hiệu đã được đăng ký của Nguyên Đơn như kích hoạt quảng cáo cho bên thứ ba có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa của Nguyên Đơn, và “học thuyết chức năng” đã bảo vệ Google khỏi trách nhiệm pháp lý trong mọi trường hợp. Hơn nữa, Bị Đơn chỉ đơn giản là bán không gian trên trang tìm kiếm cho nhà quảng cáo. Điều này cũng tương tự với việc chủ tòa nhà ở Quảng trường Thời đại của New York bán không gian cho các bảng quảng cáo led. Với lưu lượng người đi bộ và xe cộ cao của Time Square, các bảng quảng cáo giúp tiếp cận tăng khả năng tiếp cận người dùng, nó cũng giống như công cụ tìm kiếm phổ biến của Bị Đơn. Do đó, việc sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký của Nguyên Đơn trong trường hợp này nhằm xác định thông tin có liên quan cho người dùng, nên việc sử dụng một số chức năng không cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu. Tòa án Quận cũng bác bỏ cáo buộc làm lu mờ nhãn hiệu vì Nguyên Đơn đã không chứng minh được nhãn hiệu của mình bị mất tính khác biệt hoặc danh tiếng thông qua hành động sử dụng nhãn hiệu của mình làm từ khóa. Luật sửa đổi chống lu mờ nhãn hiệu (TDRA) năm 2006 và 15 USC §1114 Lanham Act quy định “Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng mà có tính phân biệt dù tự thân hoặc đạt được tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng, có quyền được cấp lệnh ngăn chặn người khác, vào bất kỳ thời điểm nào sau khi nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đã trở nên nổi tiếng, bắt đầu sử dụng nhãn hiệu hoặc tên thương mại mà có khả năng làm lu mờ theo cách làm giảm đặc tính phân biệt (dilution by blurring) hoặc làm lu mờ theo cách làm bẩn (dilution by tarnishment) đối với nhãn hiệu nổi tiếng, bất kể có hay không có khả năng nhầm lẫn hoặc thực tế nhầm lẫn, cạnh tranh, hoặc tổn hại kinh tế thực tế”. Tuy nhiên, dựa vào phán quyết của vụ án Louis Vuitton kiện Google, Tòa án Quận kết luận, từ năm 2004 đến năm 2009, khả năng nhận diện nhãn hiệu của Nguyên Đơn tăng từ 15% lên 75%, do đó tính khác biệt của nhãn hiệu không bị suy giảm.

Năm 2011, Nguyên Đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ cáo buộc chính sách của Bị Đơn cho phép các nhà quảng cáo sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký của Nguyên Đơn làm từ khóa trong chương trình AdWords và sử dụng nhãn hiệu đó trong văn bản quảng cáo cấu thành hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu “trong thương mại” và “liên quan đến việc bán, chào bán , phân phối hoặc quảng cáo của bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào. ” theo 15 USC § 1114 (1) (a) Lanham Act.

Năm 2012, Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ đã đảo ngược hoàn toàn mọi phán quyết của Tòa án Quận Đông Virginia. Trong 5 điều kiện để một hành động được xem là hành vi xâm phạm nhãn hiệu theo 15 USC § 1114 (1) Lanham Act như đã nêu trên, Tòa Phúc thẩm không đưa ra ý kiến về việc Bị Đơn có sử dụng nhãn hiệu của Nguyên Đơn ‘’trong thương mại’’ hay không, bởi căn cứ vào vụ án Tập đoàn Rescuecom kiện Google, tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ đã khẳng định việc bán đấu giá nhãn hiệu của Google đủ điều kiện để cấu thành hành vi ‘’sử dụng trong thương mại’’. Do đó, câu hỏi pháp lý duy nhất là ‘’việc sử dụng nhãn hiệu trong chương trình Adwords của Bị Đơn có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ được đề cập tới hay không.

Căn cứ vào vụ án Công ty trách nhiệm hữu hạn George kiện Imagination Entertainment Limited, Imagination Holdings PTY Limited, và Imagination DVD, sự nhầm lẫn trên thực tế có thể được chứng minh bằng cả lời khai và bản khảo sát. Kết hợp cùng những bằng chứng mà Nguyên Đơn đưa ra, tòa án phúc thẩm kết luận Nguyên Đơn có đủ căn cứ để cáo buộc Bị Đơn về hành vi sử dụng nhãn hiệu gây nên nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ. Đồng thời, ‘’học thuyết chức năng’’ không thể áp dụng trong trường hợp này.

Mục đích chính của ‘’học thuyết chức năng’’ là bảo tồn sự khác biệt giữa các lĩnh vực trong luật thương mại và luật sáng chế, cụ thể, học thuyết tìm cách thúc đẩy cạnh tranh bằng cách cấp cho nhà phát minh độc quyền về thiết kế hoặc chức năng sản phẩm trong một thời hạn nhất định, sau thời hạn ấy, đối thủ cạnh tranh được phép tự do sử dụng và đổi mới chúng. Tuy nhiên, nếu những chức năng đó được sử dụng để làm nhãn hiệu, thì nhà sản xuất có thể được gia hạn vĩnh viễn. Mặc dù Lanham Act không định nghĩa thuật ngữ ‘’chức năng’’, nhưng Tòa án Tối cao đã giải thích ‘’một tính năng sản phẩm được xem là chức năng nếu nó cần thiết cho việc sử dụng, hoặc ảnh hưởng đến chi phí và chất lượng của hàng hóa/dịch vụ. Hoặc, ‘’là một tính năng có khả năng làm cho thiết bị hoạt động’’ (Nguyên tắc truyền thống của Inwood), ‘’Nó tạo thành lợi ích thực sự mà khách hàng muốn mua, phân biệt giữa các nhà sản xuất’’(Kết luận của Tòa án trong vụ kiện giữa Công ty sản xuất Clamp và Công ty sản xuất Enco). Trong trường hợp này, việc sử dụng nhãn hiệu của Nguyên Đơn không có mối liên hệ nào với những hoạt động ngôn ngữ của mình, cụ thể, nếu thay thế nhãn hiệu Rosetta Stone bằng SPHINX thì hoạt động của Nguyên Đơn cũng không có gì thay đổi. Do đó, nhãn hiệu của Nguyên Đơn không phải là chức năng, đồng nghĩa với việc ‘’học thuyết chức năng’’ không được sử dụng trong trường hợp này.

Liên quan đến cáo buộc ‘’lu mờ nhãn hiệu’’, tòa Phúc thẩm bác bỏ lập luận của Tòa án Quận trên cơ sở quy định về biện pháp bảo vệ hành động ‘’sử dụng công bằng’’, Mục 43(c)(3)(A) Lanham Act. Yêu cầu tòa án Quận xem xét lại liệu Nguyên Đơn có phải là một nhãn hiệu nổi tiếng tại thời điểm khởi kiện hay không, và hành động của Bị Đơn có đáp ứng các yêu cầu để một hành vi được xem là làm ‘’lu mờ nhãn hiệu nổi tiếng’’ theo Đạo luật lu mờ nhãn hiệu liên bang (TDRA) hay không.

Tháng 4 năm 2012, Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ quyết định trả lại vụ án cho Tòa án Quận Virginia để tiếp tục quá trình tố tụng. Mặc dù Nguyên Đơn hoàn toàn thắng thế sau những lập luận của tòa phúc thẩm, tuy nhiên, cả Nguyên Đơn và Bị Đơn sau đó đã tự hòa giải bằng các điều khoản bí mật. Không lâu sau, họ đưa ra một tuyên bố chung về dự định‘’ hợp tác một cách có ý nghĩa để chống lại quảng cáo trực tuyến cho hàng giả, ngăn chặn việc làm dụng nhãn hiệu trên internet’’.

Nhìn chung, lập luận của tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đã làm rõ ‘’học thuyết chức năng’’, cách áp dụng cụ thể cũng như đưa ra các dẫn chứng, trường hợp liên quan đến cáo buộc sử dụng từ khóa nhãn hiệu dẫn đến nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Đồng thời đây cũng là phán quyết được nhiều tòa án sử dụng để lập luận trong các vụ kiện xảy ra sau đó.

4. Cách tiếp cận của Tòa án trong các vụ kiện nhãn hiệu liên quan đến quảng cáo Google Adwords

Trong cả hai trường hợp Tập đoàn Rescuecom kiện Google và Công ty TNHH Rosetta Stone kiện Google, tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm đều đưa ra phân tích dựa trên những luật, đạo luật liên quan. Việc áp dụng và phân tích luật trong cả hai vụ kiện đều khá linh hoạt. Điều 15 USC § 1114 (1) Lanham Act quy định: 

‘’Bất kỳ người nào, nếu không có sự đồng ý của người đăng ký

(a) Sử dụng trong thương mại bất kỳ bản sao chép, giả mạo, sao chép nhãn hiệu đã đăng ký liên quan đến việc bán, chào bán, phân phối hoặc quảng cáo bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào liên quan đến việc sử dụng đó có khả năng gây nhầm lẫn, hoặc gây ra sai lầm, hoặc lừa dối cho người dùng;

(b) Sao chép, làm giả, bắt chước một cách có chủ đích nhãn hiệu đã đăng ký và áp dụng sao chép, giả mạo, sao chép nhãn, dấu hiệu, bản in, gói, bao bì, thùng đựng hoặc quảng cáo dự định sử dụng trong thương mại khi hoặc trong kết nối với việc bán, chào bán, phân phối hoặc quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ trên hoặc liên quan đến việc sử dụng đó có thể gây nhầm lẫn hoặc gây nhầm lẫn hoặc lừa dối.’’

Có thể thấy, một hành động được xem là hành vi xâm phạm nhãn hiệu nếu (i) nhãn hiệu đã được sử dụng bởi bên thứ ba mà chưa có sự cho phép của chủ nhãn hiệu, liên quan đến việc bán, chào bán, phân phối hoặc quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ bởi bên thứ ba mà chưa có sự cho phép của chủ nhãn hiệu; (ii) Nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại; (iii) Bị Cáo đã sử dụng nhãn hiệu theo cách có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ. Tuy nhiên, trong hai vụ kiện trên, Tòa án đều không phân tích về việc liệu nhà quảng cáo Google có sử dụng nhãn hiệu của Nguyên Đơn hay không, thay vào đó, tập trung trả lời cho câu hỏi, liệu Bị Đơn có sử dụng nhãn hiệu trong thương mại, và việc bán từ khóa thông qua dịch vụ Google Adwords có gây nên nhầm lẫn cho người tiêu dùng hay không. 

Phần nhiều luật pháp ở Hoa Kỳ ngày nay được lập ra bởi ngành lập pháp. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, quan niệm về luật do thẩm phán lập ra cũng đúng. Về mặt lịch sử, nhiều điều luật trong hệ thống thông luật của nước Mỹ được tạo ra bởi các phán quyết của tòa án, đặc biệt là trong những lĩnh vực quan trọng như luật về sở hữu tài sản, hợp đồng và các sai lầm cá nhân hoặc dân sự, bởi vậy, trong cả hai vụ án trên, tòa án đã ít nhiều đưa ra lập luận thông qua phán quyết của thẩm phán liên quan đến các vụ kiện trong quá khứ. Cụ thể, trong vụ kiện Rescuecom và Google, tòa án đã phân tích và đưa ra kết luận liên quan đến phán quyết của Tòa án trong 1-800 Contacts và WhenU, trong khi tòa án trong vụ kiện Rosetta Stone lại dựa vào phán quyết từ Rescuecom, Louis Vuitton hay George kiện Imagination Entertainment Limited, Imagination Holdings PTY Limited, và Imagination DVD. 

Trong vụ kiện Rescuecom và Google, Tòa án bắt đầu phân tích bằng cách tập trung vào định nghĩa ‘’sử dụng trong thương mại’’ trong 15 USC § 1127 Đạo luật Lanham Act và đưa ra câu hỏi ‘’Liệu Google có đang sử dụng nhãn hiệu của Rescuecom trong thương mại hay không?’’. Việc phân tích tưởng chừng đơn giản khi dựa vào phán quyết 1-800 Contacts nhưng ngay sau đó, tòa phúc thẩm đã đưa ra những so sánh khác biệt liên quan đến hai trường hợp này. Chương trình Adwords của Google đã vượt ra ngoài việc sử dụng nội bộ nhãn hiệu theo kết luận của thẩm phán trong 1-800 Contacts bởi mục tiêu của Google là bán từ khóa nhãn hiệu và chủ động đề xuất từ khóa (bao gồm cả nhãn hiệu) cho các nhà quảng cáo không phải chủ sở hữu nhãn hiệu. Tòa án cũng bác bỏ lập luận của Google liên quan đến việc chương trình Adwords tương tự như vị trí sản phẩm truyền thống, trong đó nhà cung cấp đặt sản phẩm chung bên cạnh sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu để sản phẩm chung được hưởng lợi từ nhận dạng tên sản phẩm được đăng ký tên nhãn hiệu. Trong trường hợp này, vị trí sản phẩm chỉ không phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu nó không gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, ngay sau đó tòa án và cả hai bên đều không phân tích và đề cập đến vấn đề này. 

Trong trường hợp Công ty TNHH Rosetta Stone kiện Google, Tòa án đã trực tiếp công nhận phán quyết của thẩm phán tòa phúc thẩm vụ kiện Rescuecom cho câu hỏi ‘’Liệu Google có sử dụng nhãn hiệu trong thương mại’’. Thay vào đó, Tòa án phân tích nhiều hơn liên quan đến việc liệu việc sử dụng nhãn hiệu trong chương trình Adwords có gây nên sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Tòa án quận đã đưa ra phán quyết tóm tắt có lợi cho Google, cho rằng không có bồi thẩm đoàn nào có thể tìm thấy khả năng nhầm lẫn. Và khả năng Google sử dụng nhãn hiệu của Rosetta Stone làm từ khóa là điều cần thiết cho chức năng của Google như là một nguồn thông tin cho người dùng và nhà quảng cáo web, do đó, Google không hề vi phạm theo cáo buộc của Rosetta Stone. Việc sử dụng học thuyết chức năng của Tòa án Quận đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội. Ngay sau đó, tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đã bác bỏ lập luật của Tòa án Quận và đưa ra lập luận có lợi cho Rosetta Stone.  

Mặc dù trong cả 2 trường hợp trên, tòa phúc thẩm đều đưa ra phán quyết có lợi cho Nguyên Đơn, tuy nhiên, cuộc khảo sát về các phán quyết cuối cùng của tòa án Hoa Kỳ trong các vụ kiện nhãn hiệu liên quan tới quảng cáo Google Adwords chỉ ra rằng, chủ sở hữu nhãn hiệu hiếm khi dành chiến thắng. Minh chứng là cho đến thời điểm hiện tại, sau hàng trăm vụ kiện trong một thập kỷ, Google không có ý định thay đổi và chỉnh sửa chính sách liên quan đến việc cấm hay hạn chế nhà quảng cáo sử dụng nhãn hiệu của bên thứ ba làm từ khóa trong quảng cáo Adwords. 

Phần lớn các trường hợp, Đương Sự bao gồm chủ sở hữu nhãn hiệu và Google – Tập đoàn quản lý chương trình Adwords, cũng chính là bên trực tiếp bán từ khóa nhãn hiệu. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp Bị Đơn là nhà quảng cáo – Công ty, cá nhân trực tiếp mua từ khóa nhãn hiệu trong chương trình Adwords. Việc đương sự trong các vụ kiện nhãn hiệu liên quan đến chương trình Quảng cáo Google Adwords có sự thay đổi phụ thuộc vào chủ thể quyền, mà không hề có quy định cụ thể nào. Ví dụ, nếu chủ thể quyền cho rằng những cáo buộc của mình dễ dàng thắng thế nếu đệ đơn kiện Google và mức bồi thường cao hơn thì chủ nhãn hiệu sẽ đệ đơn kiện Google và ngược lại. Công ty TNHH Tipsy Elves và Tập đoàn Ugly Christmas Sweater là vụ kiện mới nhất trong thời gian gần đây. Vào ngày 02 tháng 05 năm 2017, Tipsy Elves đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Quận Nam California cáo buộc Ugly Christmas Sweater vi phạm nhãn hiệu, chỉ định sai về nguồn gốc và cạnh tranh không lành mạnh. Tipsy Elves cho rằng tháng 12 năm 2016, Ugly Christmas Sweater đã mua từ khóa nhãn hiệu của mình thông qua chương trình Adwords, theo đó, khi người dùng tìm kiếm từ khóa liên quan đến nhãn hiệu của Tipsy Elves, liên kết của Ugly Christmas Sweater sẽ được hiển thị lên đầu kết quả tìm kiếm (Hình minh họa dưới đây).  Tipsy Elves khẳng định hành động này có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. 

Vụ án Tipsy Elves dành được nhiều sự quan tâm bởi khác với những vụ án trước đây, Ugly Christmas Sweater bị khởi kiện trực tiếp về hành vi vi phạm nhãn hiệu thay vì Google. Hơn nữa, trong trường hợp này, Tòa án có thể đưa ra phán quyết về vấn đề sử dụng nhãn hiệu trong quảng cáo Google Adwords và việc sử dụng nhãn hiệu trong tài liệu quảng cáo của Ugly Christmas Sweater. Tuy nhiên không lâu sau đó Tipsy Elves và  Ugly Christmas Sweater đã chủ động hòa giải. 

Mặc dù Đương Sự có sự thay đổi, đa số các vụ kiện, tòa án đều chọn cách phân tích điều khoản cụ thể trong Đạo luật Lanham Act cũng như xem xét sự tương đồng với các trường hợp cụ thể trong quá khứ để đưa ra phán quyết phù hợp. Có thể thấy, nhược điểm của các phiên xét xử là tòa án chưa phân tích cụ thể khái niệm ‘’sử dụng trong thương mại’’, hay ‘’nhầm lẫn cho người tiêu dùng’’, thay vào đó tập trung phân tích, so sánh các phán quyết trong quá khứ để đưa ra kết luận liệu Bị Đơn có đang vi phạm nhãn hiệu. Việc xem xét các phán quyết trong quá khứ mang tính chất quan trọng bởi hầu hết các vụ kiện nhãn hiệu liên quan đến quảng cáo Adwords đều có những hành vi tương tự nhau như sử dụng từ khóa nhãn hiệu mà không có sự cho phép của chủ nhãn hiệu. Tuy nhiên, không phải trong vụ kiện nào các kết quả và bằng chứng thu được cũng giống nhau nên những phán quyết trước sẽ khó trở thành án lệ có thể áp dụng được cho các vụ kiện sau này, nếu có, cũng sẽ diễn ra nhiều sự sai lệch trong kết luận, giống như phán quyết của Tòa sơ thẩm trong vụ kiện Rescuecom và Google khi cho rằng hành vi của Google tương đồng với WhenU trong 1-800. 

Nhìn chung, Tòa án trong các tranh chấp nhãn hiệu liên quan đến quảng cáo Google Adwords đều tiếp cận bằng cách phân tích các khái niệm liên quan đến vi phạm nhãn hiệu như sử dụng trong thương mại hay gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Sẽ tùy từng trường hợp khác nhau mà tòa án tập trung phân tích một trong các yếu tố cấu thành hành vi xâm phạm nhãn hiệu và âm thầm công nhận các yếu tố còn lại dựa trên các vụ kiện trong quá khứ. 

4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, tác giả đã phân tích những điển hình các vụ việc có liên quan đến Google Adwords theo pháp luật Hoa Kỳ. Mặc dù hệ thống pháp luật Hoa Kỳ có nhiều đặc trưng của thông luật (Common Law) khác biệt với Việt Nam; tuy nhiên thông qua việc phân tích các lập luận pháp lý của các bên và diễn giải trong phán quyết của thẩm phán, tác giả có thể rút ra được những nguyên lý cơ bản trong giải quyết tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu trong Quảng cáo Google Adwords. Mặt khác, trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, những tranh chấp pháp lý về Google Adwords ở Hoa Kỳ cũng sẽ là những vấn đề mà Việt Nam sẽ gặp phải trong tương lai. Vì vậy, thông qua việc phân tích các vụ án ở Hoa Kỳ, tác giả có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm giá trị cho hoạt động xét xử và giải quyết tranh chấp liên quan đến Google Adwords tại Việt Nam, cũng như cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. 

4.1 Bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam 

Như đã phân tích, tại Việt Nam, chưa có vụ kiện nào liên quan đến vi phạm nhãn hiệu trong quảng cáo Google Adwords, tuy nhiên, không loại trừ trường hợp các tranh chấp sẽ xảy ra trong tương lai. Chính sách của Google không chỉ cho phép các đối thủ cạnh tranh đặt giá thầu cho các từ khóa nhãn hiệu, mà còn có xu hướng ủng hộ các công ty đặt giá thầu cho các từ khóa nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh. Minh chứng là trải qua hàng trăm vụ kiện trong vòng một thập kỷ vừa qua, không có dấu hiệu nào cho thấy Google sửa đổi chính sách nhãn hiệu trong quảng cáo Adwords, cũng như bổ sung các quy định chặt chẽ về việc sử dụng từ khóa nhãn hiệu khi chưa có sự cho phép của chủ nhãn hiệu. Đồng thời, như đã phân tích ở mục 2.2.3, hầu hết phán quyết trong các tranh chấp đều có lợi cho Bị Đơn, pháp luật Việt Nam cũng chưa có những quy định cụ thể và kinh nghiệm xét xử trong các vụ kiện nhãn hiệu trong quảng cáo Google Adwords, do đó, điều mà doanh nghiệp Việt Nam cần làm là chuẩn bị đầy đủ kiến thức để hạn chế tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai, cũng như có thể đối mặt với nó.  

(i) Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào Google: Với hơn 50 lần chiến thắng trong các tranh chấp nhãn hiệu liên quan đến chương trình Adwords, Google có đủ kinh nghiệm và lập luận để bảo vệ bản thân khỏi các vụ kiến tương tự trong tương lai. Ngoài ra, để tránh những rắc rối trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu và bên thứ ba sử dụng có tranh chấp, Google cũng nêu rõ trong chính sách rằng:’’Chúng tôi rất coi trọng việc vi phạm nhãn hiệu chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc đại lý ủy quyền của họ. Tuy nhiên, Google không có quyền hòa giải các tranh chấp của bên thứ ba và chúng tôi khuyến khích chủ sở hữu nhãn hiệu giải quyết tranh chấp của họ trực tiếp với các nhà quảng cáo’’. Do đó, việc trông chờ vào những chính sách, hay sự can thiệp liên quan đến quyền lợi nhãn hiệu đã được đăng ký của cá nhân/doanh nghiệp là điều hoàn toàn không thể. 

(ii) Bắt đầu giám sát từ khóa nhãn hiệu: Đối thủ cạnh tranh có khả năng sẽ đặt giá thầu cho các từ khóa nhãn hiệu của doanh nghiệp bạn, không chỉ để tạo ra doanh thu, hành động này có thể nhằm mục đích xấu như làm lu mờ nhãn hiệu. Cho đến khi Google có những quy định về việc hạn chế sử dụng nhãn hiệu của bên thứ ba trong bản sao quảng cáo hoặc URL trang web, và luật pháp có những quy định cụ thể cho rằng hành vi này có thể dẫn đến vi phạm nhãn hiệu, tốt nhất, bạn nên đưa ra những chiến lược phù hợp để bắt đầu giám sát từ khóa nhãn hiệu của mình. 

(iii) Biết và làm theo các quy tắc: Đặt giá thầu từ khóa nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh trong quảng cáo Google Adwords đang là một chiến lược đạt nhiều kết quả, nhưng hiện tại vẫn là vấn đề khá nhạy cảm. Nếu doanh nghiệp của bạn đang quyết định bước vào đấu trường bằng cách mua nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh, hãy chắc chắn rằng bạn đang tuân thủ chính sách của Google cũng như những luật nhãn hiệu trong nước và quốc tế. Việc tuân thủ các quy tắc này sẽ giúp bạn có được những lợi thế nhất định trong những tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai. 

Nhìn chung, các doanh nghiệp nên chuẩn bị sẵn hành trang để đối mặt với các tranh chấp xảy ra trong tương lai. Nếu là nhà quảng cáo, bạn cần cân nhắc lợi ích của việc quảng cáo từ khóa nhãn hiệu của bên thứ ba trong chương trình Adwords, và những chi phí vi phạm tiềm năng trong tương lai. Tương tự, chủ sở hữu nhãn hiệu cũng cần đánh giá chi phí của việc kiểm soát số lượng người vi phạm và xác định liệu có đáng để tham gia vào những vụ kiện tốn kém trong tương lai hay không. Bởi cuối cùng, những quyết định này ảnh hướng đến danh tiếng và lợi nhuận của công ty. 

4.2 Bài học kinh nghiệm trong thực thi pháp luật Việt Nam 

Hiện nay, quyền sở hữu trí tuệ đang ngày càng được coi trọng, minh chứng là Việt Nam đã tham gia, ký kết nhiều Điều ước Quốc tế liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Trong số đó có 3 Điều ước đa phương có quy định liên quan trực tiếp đến các vấn đề về nhãn hiệu mà các doanh nghiệp có thể thường phải xem xét tuân thủ và vận dụng trong kinh doanh là: Công ước Paris, Thỏa ước và Nghị định thư Madrid và Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, trong cả ba Điều ước này, đều không có những quy định cụ thể liên quan đến khái niệm nhãn hiệu hay những trường hợp cụ thể được xem là vi phạm nhãn hiệu. 

Xét về nội luật, Các hành vi vi phạm nhãn hiệu được cụ thể hóa trong các quy định của Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN hướng dẫn chi tiết Nghị định 99/2013/NĐ-CP. Theo đó, yếu tố đánh giá hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bao gồm:

a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ được xác định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam hoặc Công báo đăng ký quốc tế nhãn hiệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới;

b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan; sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo nhãn hiệu đã được xác định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam hoặc Công báo đăng ký quốc tế nhãn hiệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, theo đó sẽ phải xem xét khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. 

Theo đó, để xác định một hành động có phải hành vi vi phạm nhãn hiệu hay không, Nguyên Đơn cần chứng minh (i) Bị Đơn đã sử dụng nhãn hiệu (ii) Hành động đó có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Nếu Lanham Act của Mỹ quy định hành vi sử dụng nhãn hiệu cần phải ‘’được sử dụng trong thương mại’’, thì Việt Nam không yêu cầu chứng minh điều khoản này. Trên thực tế, Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành đã bổ sung các quy định quan trọng về nguyên tắc xác định thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Điều 204) và căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Điều 205), do tính chất đặc thù của loại tài sản “quyền sở hữu trí tuệ” nên nhiều trường hợp nguyên đơn không chứng minh được thiệt hại hoặc xác định không đầy đủ về những thiệt hại đã xảy ra trên thực tế (có thể nhiều hơn hoặc ít hơn thiệt hại thực tế xảy ra). Trong trường hợp tranh chấp nhãn hiệu trong quảng cáo Google Adwords, việc chứng minh hành động của nhà quảng cáo, hay Google có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng cần nhiều thời gian và công sức. Ví dụ trong vụ kiện Rosetta Stone, Nguyên Đơn đã đưa ra bằng chứng với 190 trường hợp giả mạo nhãn hiệu Rosetta Stone từ ngày 03 tháng 09 năm 2009 đến 01 tháng 03 năm 2010, cùng 5 nhân chứng thực tế, nhưng để có được những minh chứng này, chủ sở hữu nhãn hiệu bắt buộc phải theo dõi sát sao nhãn hiệu của mình trong một thời gian dài. 

Nhìn chung, pháp luật Việt Nam không có những quy định cụ thể giải thích về ‘’hành vi sử dụng nhãn hiệu’’ hay như thế nào gọi là ‘’có khả năng gây nhầm lẫn’’, việc thiếu kinh nghiệm xét xử trong các vụ kiện nhãn hiệu cũng như chưa có tiền lệ về các tranh chấp nhãn hiệu trong quảng cáo Google Adwords càng khiến việc áp dụng pháp luật trở nên khó khăn. Giống như Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ, tòa án Việt Nam có thể linh hoạt trong các khái niệm liên quan đến hành vi vi phạm nhãn hiệu. Tuy nhiên, để tránh các tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai, đồng thời bảo vệ quyền nhãn hiệu của chủ sở hữu, pháp luật Việt Nam có thể đưa ra những quy định giải thích cụ thể hành vi sử dụng nhãn hiệu cũng như khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Mặt khác, những quy định chặt chẽ liên quan đến sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu trên không gian mạng cũng là một trong những bước tiến dài hơn trong tương lai bởi thời đại công nghệ ngày càng phát triển.